Торговая марка как нематериальный актив
предприятия
Существует немало вопросов, связанных с правом интеллектуальной собственности на торговую марку. Оценивая украинские предприятия, потенциальные инвесторы и партнеры все чаще обращают внимание не на цену оборудования или зданий, а на стоимость нематериальных активов компании.
И это общемировая тенденция. По данным компании Ernst&Young, в структуре собственности крупнейших мировых корпораций нематериальные активы уже составляют более половины общей стоимости компании, независимо от сферы деятельности.
Соответствующая оценка и применение нематериальных активов (НМА), которыми располагает предприятие, являются одним из путей капитализации бизнеса. Использовать НМА можно по-разному. Например, в хозяйственной деятельности, продавая продукцию под раскрученной торговой маркой или внедряя в компании новые технологии и управленческие ноу-хау. Таким образом, известные компании в несколько раз повышают эффективность ведения бизнеса и получают дополнительные прибыли за счет НМА. Кроме этого, можно предоставлять право использования, например, своей торговой марки или технологических решений другой компании за определенную плату по лицензионному договору или договору франчайзинга. Нематериальные активы можно даже передавать в залог при получении банковского кредита. Несмотря на то, что такая практика в Украине пока не слишком распространена (банкиры предпочитают выдавать кредиты под что-то более осязаемое, чем доброе имя), наличие у предприятия ценных НМА, например, раскрученной торговой марки и безупречной кредитной истории, заметно облегчает получение кредитов на выгодных условиях.
К сожалению, нередки случаи, когда право на торговую марку (товарный знак) используют конкуренты владельца такого права, при этом баснословно обогащаясь. Насколько же сегодня защищена торговая марка или знак от несанкционированного использования?
Охрана торгового знака
В Украине товарные знаки защищаются Законом Украины от 15.12.1993 г. № 3689-ХII “Об охране прав на знаки для товаров и услуг” (далее - Закон об охране прав на знаки), Кодексом Украины об административных правонарушениях, а также Уголовным кодексом Украины.
26 апреля 1970 года УССР стала членом Всемирной организации интеллектуальной собственности, в настоящее время Украина является участницей Международного (Парижского) союза по охране промышленной собственности и Международного (Бернского) союза по охране литературных и художественных произведений.
Частью 1 ст. 41 Конституции Украины предусмотрено право каждого владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности. В соответствии с ч.1 ст. 54 Конституции Украины гражданам гарантируется свобода литературного, художественного, научного и технического творчества, защита интеллектуальной собственности, их авторских прав, моральных и материальных интересов, возникающих в связи с различными видами интеллектуальной деятельности. Согласно ч. 2 ст. 54, каждый гражданин имеет право на результаты своей интеллектуальной, творческой деятельности; никто не может использовать или распространять их без его согласия, за исключениями, установленными законом.
В общепринятом понимании, товарный знак - это знак, который помогает отличить продукт одного предприятия от точно такого же продукта другого. В статье 492 Гражданского кодекса (ГК) Украины законодатель определил торговую марку как любое обозначение или любую комбинацию обозначений, пригодных для отличия товаров (услуг), производимых (предоставляемых) одним лицом, от товаров (услуг), производимых (предоставляемых) другими лицами. Такими обозначениями могут быть, в частности, слова, буквы, цифры, изобразительные элементы, комбинации цветов.
Товарные знаки выполняют четыре основные функции:
- отличие товара или услуг среди подобных;
- указание на источник происхождения товара или услуг;
- указание на определенное качество товара или услуг;
- реклама данного товара или услуг.
Знаки должны быть характерными и в то же время сильно отличаться от знаков, используемых конкурентами.
Функция указания на источник происхождения товара или услуги очень близка к функции отличия. В данном случае под источником подразумевается не географическая область, а субъект хозяйственной деятельности.
Функция указания на определенное качество товара или услуг состоит в том, что торговая марка, по общепринятому правилу и в силу сложившихся традиций, должна указывать на качество товара или услуги, которое не вызовет сомнений у потребителя. Иными словами, знак указывает на высокое качество и прочие положительные характеристики товара или услуги.
На функции рекламы не имеет смысла останавливаться более подробно, так как само определение данной функции содержится в ее названии.
Засвидетельствованная собственность
Субъектами права интеллектуальной собственности на торговую марку могут выступать как юридические, так и физические лица. Право интеллектуальной собственности на определенную торговую марку может принадлежать одновременно нескольким физическим и/или юридическим лицам.
Имущественными правами интеллектуальной собственности на торговую марку являются:
- право использовать торговую марку;
- исключительное право разрешать использование торговой марки;
- исключительное право препятствовать неправомерному использованию торговой марки, в том числе запрещать такое использование;
- иные имущественные права интеллектуальной собственности, установленные законом.
Имущественные права интеллектуальной собственности на торговую марку принадлежат владельцу соответствующего свидетельства, владельцу международной регистрации, лицу, чья торговая марка признана в установленном законом порядке хорошо известной, если иное не предусмотрено в договоре. Право интеллектуальной собственности на знак на основании договора может быть передано любому другому лицу, которое становится правопреемником владельца свидетельства. Тем не менее передача права собственности на знак не допускается, если такая передача может ввести потребителя в заблуждение относительно товара и услуг или относительно лица, которое производит товар или предоставляет услуги.
Субъекту права собственности на знак принадлежит право выдавать любому другому лицу разрешение (лицензию) на использование знака на основании лицензионного договора. В таком договоре должно быть обязательно указано условие, что лицензиат берет на себя обязательство ни в коем случае не допустить снижения качества товаров и услуг. Лицензиар обязан осуществлять контроль за соблюдением этого условия.
Объект интеллектуальной собственности “может работать и самостоятельно”, например, когда его передают в пользование как товарный знак. Такая своеобразная аренда должна пройти государственную регистрацию. При продвижении на рынке стоимость знака постоянно растет и он становится важнейшим элементом имущественного комплекса предприятия.
Как уже отмечалось, одним из наиболее активно развивающихся объектов интеллектуальной собственности является товарный знак. В мире уже зарегистрировано более 25 млн знаков, и, по мнению экспертов, эта цифра ежегодно будет увеличиваться приблизительно на миллион. Документальное подтверждение прав собственности (получение официальных охранных документов) и прав на использование объектов интеллектуальной собственности позволяет контролировать долю рынка и преследовать недобросовестных конкурентов (нарушителей прав) на законном основании.
Сведения о владельцах внесены в Государственный реестр свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг, благодаря чему можно достаточно просто и быстро определить источник происхождения товаров. Чтобы воспользоваться предоставляемыми действующим законодательством возможностями и преимуществами практического использования объектов интеллектуальной собственности в хозяйственном обороте, необходимо не только знать нормативные акты, но и владеть навыками практического их применения, а также разработками стратегии и тактики эффективного использования этих объектов на рынке с целью получения максимальных результатов. Одним из наиболее важных результатов экономических преобразований в Украине является создание законодательной базы, регулирующей патентно-лицензионную деятельность и позволяющей проводить коммерческие операции с объектами интеллектуальной собственности.
Сегодня в Украине сформирован и успешно функционирует рынок лицензий. Об этом свидетельствуют увеличение количества заявок, поступающих на регистрацию, и активизация лицензионной деятельности. Так, на 1 января 2005 года зарегистрировано 46 066 знаков.
Передача прав интеллектуальной собственности
Частью 2 ст.1114 ГК Украины установлено, что факт передачи исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности подлежит государственной регистрации. Подтверждением факта передачи исключительных имущественных прав является договор о передаче таких прав, а также договор о внесении прав на объект промышленной собственности в уставный капитал юридического лица и т. п. При заключении договора о передаче права собственности на знак правопреемник получает от владельца все права относительно товаров и/или услуг, для которых знак зарегистрирован, или же части указанных в свидетельстве товаров и услуг, если осуществляется частичная передача права.
Для сторон, заключающих договор, он вступает в силу с момента подписания. Что касается органов исполнительной власти, судебных органов, то договор считается действительным после внесения в реестр и публикации сведений о договоре в официальном бюллетене Государственного департамента интеллектуальной собственности “Промислова власність”.
Передача права собственности на знак может быть осуществлена как на платной, так и на бесплатной основе. Если передача права собственности на знак осуществляется при наличии действующих договоров о передаче права на использование этого же знака, то владелец должен сообщить правопреемнику о действующих лицензионных договорах и согласовать с ним условия взятия последним на себя обязательств по выполнению условий этих договоров. В соответствии с п.7 ст.16 Закона об охране прав на знаки передача права на знак запрещена, если она может стать причиной введения потребителя в заблуждение в отношении лица, изготавливающего товар или предоставляющего услуги.
Предусмотрена также частичная передача права, осуществление которой возможно только при соблюдении следующих условий:
- знак зарегистрирован относительно нескольких товаров и/или услуг;
- передача осуществляется путем разделения неоднородных товаров и/или услуг и передачи их части правопреемнику.
Если по договору производится частичная передача права, то правопреемник может получить свидетельство Украины на знак для товаров и услуг, уплатив в установленном порядке пошлину за его выдачу. В этом свидетельстве рядом с номером первичной регистрации стоит буква А. Срок действия такого свидетельства отсчитывается от даты подачи первичной заявки.
Предъявляем требования
Содержание договора передачи исключительных имущественных прав на торговую марку определяется волеизъявлением сторон и должно согласовываться с нормами права. Если же условия договора противоречат требованиям законодательства (в том числе и патентного), то он является ничтожным.
Требования к оформлению и комплектности документов, подаваемых в Госдепартамент интеллектуальной собственности, изложены в Инструкции о подаче, рассмотрении, публикации и внесении в реестр сведений о передаче права собственности на знак для товаров и услуг и выдаче лицензии на использование знака (международного знака) для товаров и услуг, утвержденной приказом Минобразования Украины от 03.08.2001 г. № 576.
Законодательством определены обязательные условия и реквизиты договора. Договор считается действительным, если он составлен в письменной форме и подписан сторонами. Передача права может осуществляться только в пределах срока действия свидетельства. Подача документов в Госдепартамент интеллектуальной собственности может осуществляться одной из сторон договора, а также патентным поверенным или другим доверенным лицом по доверенности. Если владельцами свидетельства являются несколько лиц, то все действия по передаче права собственности на знак определяются соглашением между ними, а право на подписание всех документов может быть предоставлено одному совладельцу на основании соответствующей доверенности.
В договоре обязательно указываются:
- стороны договора (для юридических лиц - полное официальное наименование и местонахождение, для физических лиц - фамилия, имя, отчество и место жительства);
- номер свидетельства Украины на знак для товаров и услуг;
- предмет договора, в котором необходимо задекларировать желание владельца передать свое право и согласие правопреемника принять это право;
- перечень товаров и/или услуг с указанием классов Международной классификации товаров и услуг, на которые распространяется передача права (необходимо указать в той редакции, в которой перечень представлен в свидетельстве);
- подписи сторон (от имени юридического лица договор должен быть подписан лицом, имеющим соответствующие полномочия);
- дата подписания договора.
Подписание договора свидетельствует об изменении владельца знака. Вместе с заявлением, составленным на украинском языке, предоставляются три экземпляра договора или нотариально заверенная выписка из договора, а также документ, подтверждающий уплату соответствующего сбора.
Регистрация поневоле
Обязательной госрегистрации подлежит факт передачи исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности, которые предусмотрены ст.1113 ГК Украины. По договору о передаче исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности одна сторона (лицо, обладающее исключительными имущественными правами) передает другой стороне частично или в полном объеме эти права в соответствии с законом и на определенных договором условиях. Заключение договора о передаче исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности не влияет на лицензионные договоры, заключенные ранее.
Условия договора о передаче исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности, ухудшающие положение создателя соответствующего объекта или его наследников по сравнению с положением, предусмотренным ГК Украины и иным законом, а также ограничивающие право творца на создание других объектов, являются никчемными.
Наряду с таким положением законодатель определил, что не подлежат обязательной государственной регистрации договоры, упомянутые в ст. 1109 “Лицензионный договор”, ст. 1112 “Договор о создании по заказу и использовании объекта права интеллектуальной собственности” и ст. 1113 “Договор о передаче исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности” ГК Украины. Отсутствие государственной регистрации не влияет на осуществление прав, предоставленных по лицензии или другим договором, и других прав на соответствующий объект права интеллектуальной собственности, в частности на право лицензиата на обращение в суд за защитой своего права.
“Экспресс анализ законодательных и нормативных актов”, № 16-17 (642-643), 21 апреля 2008 г.
Подписной индекс 40783