ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
26.03.2014

Справа N 920/987/13

Про захист порушених майнових прав інтелектуальної власності

В судовому засіданні 17.03.2014 року судом оголошено перерву до 26.03.2014 року.

Суть спору: позивач подав позовну заяву, в якій просить суд заборонити відповідачу використовувати без дозволу позивача знак для товарів і послуг за свідоцтвом України N 131821 на знак для товарів і послуг, позначення які є схожими з цим знаком настільки, що їх можна сплутати, у тому числі позначення "Штуцер 4370Т" у будь-який спосіб, в тому числі, але не виключно, наносити знак (позначення) на будь-який товар для якого знак зареєстровано, технічну та іншу документацію, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака (позначення) з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

08.07.2013 року відповідач подав відзив на позовну заяву N 1580 від 04.07.2013 року, в якому просить суд відмовити у задоволенні позову повністю за його необґрунтованістю.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 17.07.2013 року у справі N 920/987/13 було призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності щодо тотожності або схожості знаків: дослідження, пов'язані з торгівельними марками (знаками для товарів і послуг), відповідно до положень підпункту 1.2.5 пункту 1.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз, затвердженої наказом Міністерства юстиції України N 53/5 від 08.10.98 року, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності.

10.02.2014 року на адресу господарського суду Сумської області надійшов висновок експерта N 151/13 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 8 січня 2014 року.

24.02.2014 року відповідач подав письмові пояснення в обґрунтування своєї позиції по справі від 21.02.2014 року, де просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог вказуючи на те, що має право на використання знака 4370Т, так як цей знак використовувався відповідачем раніше від дати отримання позивачем свідоцтва на знак для товарів і послуг за N 131821; знак 4370 є добревідомим, загальновживаним, є номером виробу Штуцер, як позначення товарів і послуг певного виду.

12.03.2014 року відповідач подав клопотання від 11.03.2014 року про долучення до матеріалів справи додаткових доказів, в тому числі копій креслень виробу "Штуцер 4370Т", копії інструкції по технічному обслуговуванню вагонів в експлуатації.

17.03.2014 року позивач подав письмові пояснення від 14.03.2014 року, де з урахуванням висновку експерта N 151/13 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 8 січня 2014 року, повністю підтримує позовні вимоги та просить суд задовольнити позов.

25.03.2014 року відповідач подав клопотання N 117 від 24.03.2014 року про долучення до матеріалів справи додаткових доказів в обґрунтування своєї позиції по справі, а саме копії договору постачання N 01/24 від 24.01.2005 року, копії наказу N 101 від 22.11.2010 року, витягу з книги реєстрації договорів 2002 - 2005 років, копії технічного опису ТО У 02971676 - 017: 2005 "З'єднання безнарізні".

26.03.2014 року позивач подав додаткові пояснення в обґрунтування позовних вимог з урахуванням позиції відповідача, в якому в тому числі просить витребувати у відповідача належні та допустимі докази на підтвердження факту добросовісного використання торгівельної марки (знаку для товарів і послуг) " 4370" в Україні або здійснення значної та серйозної підготовки для такого використання до подачі відповідної заявки на реєстрацію знака позивачем; факту самостійної розробки торгівельної марки (знаку для товарів та послуг) " 4370" як результату власної самостійної творчої праці; факту, що підтверджує обсяги добросовісного використання торгівельної марки (знаку для товарів та послуг) " 4370" в Україні або здійснення значної та серйозної підготовки для такого використання до подачі відповідної заявки на реєстрацію знака позивачем.

Відповідно до ст. 22 Господарського процесуального кодексу України сторони користуються рівними процесуальними правами. Сторони мають право, в тому числі подавати докази, а також користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

Згідно зі ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

З огляду на приписи ст. ст. 22, 33 Господарського процесуального кодексу України суд відмовляє у задоволенні клопотання позивача про витребування доказів за його необґрунтованістю.

Враховуючи визначений ст. 69 ГПК України строк розгляду справи, достатність часу, наданого позивачеві та відповідачеві для підготовки до судового засідання та подачі доказів в обґрунтування своїх позиції по справі, приймаючи до уваги принципи змагальності та диспозитивності господарського процесу, суд вважає, що господарським судом, в межах наданих йому повноважень, сторонам створені усі належні умови для надання доказів у справі та є підстави для розгляду справи за наявними у ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши пояснення повноважних представників сторін, оцінивши наявні у справі докази, суд встановив:

Відповідно до частини першої статті 494 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом.

Відповідно до пункту 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесених до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до названого реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Товари і послуги згруповано відповідно до Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), яку затверджено Ніццькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - Ніццька угода), укладеною 15.06.57. Згідно з Законом України від 01.06.2000 N 1762-III Україна приєдналася до Ніццької угоди, яка набрала чинності для України з 29.12.2000.

Позивач є власником знаку для товарів і послуг "4370" за класами 12, 17 Міжнародної класифікації товарів і послуг, що підтверджується свідоцтвом N 131821, зареєстрованим в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.11.2010 року. Дата подання заявки - 29.12.2009 року.

До 12 класу МКТП згідно зі свідоцтвом належать: "аксесуари гальмівні, в тому числі з'єднувальні штуцери розподільників повітря для гальмівних систем залізничного транспорту, гальма до транспортних засобів", до 17 класу МКТП - "арматура трубопровідна для стисненого повітря неметалева; муфти до труб неметалеві; з'єднувачі до труб неметалеві, в тому числі з'єднувальні штуцери, труби гнучкі неметалеві.

В обґрунтування поданого позову позивач вказує на те, що у 2012 році йому стало відомо, що відповідач виготовляє та здійснює реалізацію в Україні виробу "Штуцер 4370 Т", який без згоди позивача маркує позначенням "4370Т". Відповідач протиправно без дозволу позивача здійснив виготовлення, зберігання і продаж товарів - виробів "Штуцер 4370Т", із нанесенням на них знаку для товарів і послуг, захищеного свідоцтвом України на знак для товарів і послуг N 131821, права інтелектуальної власності на який належать позивачу.

В обґрунтування своїх заперечень проти позову відповідач вказує на те, що штуцер є складовою частиною запатентованої відповідачем корисної моделі "Пристрій для з'єднання труб", майнові права інтелектуальної власності на яку належать відповідачу, що підтверджується патентом N 73270, зареєстрованим в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.09.2012 року. Відповідач також зазначає, що має право на використання знака 4370Т, так як цей знак використовувався відповідачем раніше від дати отримання позивачем свідоцтва на знак для товарів і послуг за N 131821; знак 4370 є номером виробу Штуцер, як позначення товарів і послуг певного виду.

Дослідивши наявні в матеріалах докази суд приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Пунктом 4 статті 16 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено, що використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмінності знака.

Згідно з висновком N 151/13 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 8 січня 2014 року, який суд оцінює як належний доказ у справі, експертом встановлено наступне:

1) товари "Штуцер 4370Т", виробництва ПАТ "Лебединський машинобудівний дослідно-експериментальний завод "ТЕМП", які марковані позначенням "4370Т", є спорідненими з товарами "аксесуари гальмівні, в тому числі з'єднувальні штуцери розподільників повітря для гальмівних систем залізничного транспорту", для яких зареєстровано знак для товарів та послуг за свідоцтвом України N 131821;

2) позначення "4370Т", що міститься у назві "Штуцер 4370Т" є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України N 131821;

3) позначення "4370Т", що застосовується для маркування виробу "Штуцер 4370Т", виробником якого є ПАТ "Лебединський машинобудівний дослідно-експериментальний завод "ТЕМП", є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 12 класу МКТП "аксесуари гальмівні, в тому числі з'єднувальні штуцери розподільників повітря для гальмівних систем залізничного транспорту", а саме відносно ВАТ "РИТМ" Тверське виробництво гальмівної апаратури;

4) використання відповідачем умовного позначення виробу "Штуцер 4370Т" з подальшим зазначенням цифрами місця та року його виготовлення (маркування ударним способом) та позначення указаного виробу (маркування ударним способом) знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України N 47359 призводить до сплутування зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України N 131821.

Таким чином, судом встановлено, що товари "Штуцер 4370Т", виробництва ПАТ "Лебединський машинобудівний дослідно-експериментальний завод "ТЕМП", які марковані позначенням "4370Т", є спорідненими з товарами "аксесуари гальмівні, в тому числі з'єднувальні штуцери розподільників повітря для гальмівних систем залізничного транспорту" для яких зареєстровано знак для товарів та послуг за свідоцтвом України N 131821, позначення "4370Т" є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України N 131821, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 12 класу МКТП.

Згідно з п. 1 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Датою подання заявки позивачем на знак для товарів і послуг "4370" є - 29.12.2009 року. Дата видачі свідоцтва N 131821 - 25.11.2010 року.

Відповідно до ст. 495 Цивільного кодексу України виключно володільцеві свідоцтва належить право дозволяти використання торговельної марки.

Разом з тим володілець свідоцтва не має права забороняти використання торговельної марки, якщо таке використання відповідно до законодавства може здійснюватися іншими особами без його дозволу.

Відповідно до п. 6 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

Такими правами, що виникли до дати подання власником свідоцтва заявки на реєстрацію знака, можуть бути права іншої особи на комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення чи промисловий зразок, а також використання іншою особою позначення, тотожного або схожого із зареєстрованим знаком, до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки (право попереднього користувача, передбачене ст. 500 ЦК України).

Статтею 500 ЦК України передбачено, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Аналіз змісту наведених правових норм свідчить про те, що чинне законодавство не містить будь-яких обмежень стосовно суб'єкта права попереднього користувача, наявність якого, в свою чергу, виключає необхідність отримання дозволу на використання відповідної торговельної марки від власника свідоцтва та унеможливлює заборону власником свідоцтва цій особі вчиняти дії, які охоплюються правом попереднього користувача. При цьому різновиди фактичної реалізації суб'єктами господарювання прав попереднього користувача співпадають з визначенням форм використання торговельної марки, наведеним у частині другій статті 157 ГК України, згідно з якою використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг та п. 4 ст. 16 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Отже, відповідно до викладених приписів чинного законодавства України право попереднього користувача виникає з факту використання ним торговельної марки або здійснення значної і серйозної підготовки для такого використання до дати подання заявки власником свідоцтва на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки.

Згідно з останнім реченням ст. 4 (В) Паризької конвенції "Про охорону промислової власності" права, набуті третіми особами до дня першої заявки, що є підставою для права пріоритету, зберігаються відповідно до внутрішнього законодавства кожної країни Союзу.

Таким чином на законодавчому рівні визначено випадки добросовісного використання торговельної марки: фактичний користувач того чи іншого незареєстрованого позначення має право в подальшому продовжувати використання свого позначення і після реєстрації такого позначення як торговельної марки іншою особою, без її дозволу і безоплатно.

Вказане нормативне правило охороняє права попереднього користувача на всіх стадіях: від дати подання заявки на реєстрацію, заявлення пріоритету - першості у поданні заявки, до видачі свідоцтва на його використання, та після його видачі.

У цьому випадку (у випадку наявності у певної особи права попереднього користувача) володілець свідоцтва на торгівельну марку не має права забороняти її використання попереднім користувачам у силу Закону.

Судом встановлено, що до 29.12.2009 року, відповідачем добросовісно використане позначення "4370Т" шляхом застосування його в технічній документації до виробу "Штуцер 4370Т", продажу товару з відповідним позначенням, що підтверджується наявними в матеріалах справи копією договору постачання N 01/24 від 24.01.2005 року, укладеного між відповідачем та КП "Лебединтеплоенерго", предметом якого є постачання відповідачем КП "Лебединтеплоенерго" товару, в тому числі "Штуцер 4370Т"; копією листа КП "Лебединтеплоенерго" від 13.09.2013 року N 274, в якому останнє підтверджує, що у 2005 році підприємством було замовлено у відповідача по узгоджених кресленнях, в тому числі виріб штуцер 4370Т в кількості 16 шт.; копією креслення 4370Т.00.00СБ "Штуцер 4370Т", 2005 року; копією технічного опису ТО У 02971676 - 017: 2005 "З'єднання безнарізні" (Штуцер 4370Т, Ніпель 4371Т).

Відповідне позначення використане відповідачем в якості номеру виробу згідно конструкторської документації, умовного позначення, про що зазначено у кресленні 4370Т.00.00СБ (а. с. 85, II том) та у технічному описі ТО У 02971676 - 017: 2005, номеру безнарізного з'єднання, що передбачено в тому числі Інструкцією по технічному обслуговуванню вагонів в експлуатації, затвердженою Радою по залізничному транспорту Держав-учасників Співдружності, Протокол від 21 - 22 травня 2009 року N 50 (Таблиця 3.6. - Робочі характеристики безнарізних з'єднань - а. с. 93, 132, II том).

Таким чином, відповідачем до дати подання позивачем заявки на знак для товарів і послуг "4370" було здійснено добросовісне використання схожого із зареєстрованим знаком позначення "4370Т" для товару "Штуцер", який є спорідненим з товарами "аксесуари гальмівні, в тому числі з'єднувальні штуцери розподільників повітря для гальмівних систем залізничного транспорту", для яких зареєстровано знак для товарів та послуг за свідоцтвом України N 131821, що виключає необхідність отримання дозволу на використання відповідного позначення від власника свідоцтва - позивача по справі та унеможливлює заборону власником свідоцтва вчиняти відповідачу дії, які охоплюються правом попереднього користувача.

З сертифікату відповідності N UA 1.098.0111653-12 вбачається, що відповідач є виробником з'єднань безнарізних, в тому числі штуцеру 4370Т. Продукція випускається серійно з 12.07.2012 року по 11.07.2014 року. З сертифікату якості N 2065 від 06.11.2012 року вбачається факт реалізації відповідачем штуцеру з позначенням 4370Т станом на 06.11.2012 року.

Частиною другою статті 16 ГК України встановлено способи захисту цивільних прав та інтересів, серед яких, зокрема, передбачено й припинення дій, що порушують право.

З огляду на зазначене, спосіб захисту порушеного права має відповідати наявному порушенню та сприяти його усуненню.

У статті 33 ГПК України визначено правила розподілу тягаря доказування, згідно з якими кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Отже, кожна сторона повинна самостійно визначати предмет доказування, тобто коло фактів матеріально-правового значення, необхідних для вирішення справи по суті.

З позовних вимог вбачається, що позивач просить заборонити відповідачу використовувати без дозволу позивача знак для товарів і послуг за свідоцтвом України N 131821 на знак для товарів і послуг, позначення які є схожими з цим знаком настільки, що їх можна сплутати, у тому числі позначення "Штуцер 4370Т" у будь-який спосіб, в тому числі, але не виключно, наносити знак (позначення) на будь-який товар для якого знак зареєстровано, технічну та іншу документацію, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака (позначення) з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Разом з цим, доказів на підтвердження того, що відповідачем здійснювалось використання позначення "4370Т" у інший спосіб ніж вказано судом вище, матеріали справи не містять.

Докази зберігання штуцеру з позначенням 4370Т з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продажу на момент розгляду справи в матеріалах справи також відсутні.

Позивачем не подано доказів на підтвердження порушення його прав з боку відповідача шляхом використання знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України N 131821, позначень які є схожими з цим знаком настільки, що їх можна сплутати, окрім позначення "Штуцер 4370Т".

Загалом, зміст позовних вимог не відповідає призначенню позову як інструменту захисту порушеного права та має альтернативний характер.

З огляду на викладені обставини, враховуючи, що право попереднього користувача виникає з факту використання ним торговельної марки до дати подання заявки власником свідоцтва на торговельну марку, і відповідний факт використання відповідачем позначення "4370Т" схожого із зареєстрованим знаком встановлено судом, позивачем не подано належних доказів в обґрунтування порушення його прав, як власника свідоцтва України N 131821 з боку відповідача, суд вважає безпідставними та необґрунтованими позовні вимоги щодо заборони відповідачу використовувати без дозволу позивача знак для товарів і послуг за свідоцтвом України N 131821 на знак для товарів і послуг, позначення які є схожими з цим знаком настільки, що їх можна сплутати, у тому числі позначення "Штуцер 4370Т" у будь-який спосіб, в тому числі, але не виключно, наносити знак (позначення) на будь-який товар для якого знак зареєстровано, технічну та іншу документацію, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака (позначення) з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у зв'язку з чим відмовляє у задоволенні позову.

Виходячи з фактичних обставин справи, судові витрати покладаються на позивача відповідно до ст. ст. 44, 49 Господарського процесуального кодексу України.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 44, 49, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, суд вирішив:

1. У задоволенні позову - відмовити.

Повне рішення складено 31.03.2014 року

Суддя Є. А. Жерьобкіна

Документи що посилаються на цей