ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
30.10.2014 р. N К/800/20434/14
Про визнання недійсним свідоцтва та
зобов'язання вчинити дії
Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів: головуючого - Зайця В. С. (суддя-доповідач), суддів - Єрьоміна А. В., Голяшкіна О. В., розглянувши в порядку письмового провадження касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Стрімекс" на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 19 серпня 2013 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 20 березня 2014 року у справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Стрімекс" до Державної служби інтелектуальної власності України, треті особи - Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (далі - Укрпатент) та Товариство з обмеженою відповідальністю "Арсенал" (далі - ТОВ "Арсенал"), про визнання недійсним свідоцтва та зобов'язання вчинити дії, встановив:
10 червня 2013 року товариства з обмеженою відповідальністю "Стрімекс" (ТОВ "Стрімекс") пред'явило позов до Державної служби інтелектуальної власності України, треті особи Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (далі - Укрпатент) та Товариство з обмеженою відповідальністю "Арсенал" (далі - ТОВ "Арсенал") про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг N 159657 про реєстрацію товарного знаку STRIMEX (з відповідною позначкою попереду) та зобов'язання відповідача внести відповідні зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію про внесення таких змін в офіційному бюлетені "Промислова власність".
Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 19 серпня 2013 року, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 20 березня 2014 року, в задоволенні позовних вимог відмовлено.
Не погоджуючись із рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій скаржник оскаржив їх.
У касаційній скарзі ТОВ "Стрімекс", посилаючись на порушення судами норм матеріального права, просить рішення судів першої та апеляційної інстанцій скасувати та прийняти нове рішення про задоволення позовних вимог.
Заслухавши доповідача, перевіривши доводи касаційної скарги, матеріали справи, колегія суддів Вищого адміністративного суду України вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню.
Судами встановлено, що ТОВ "Арсенал", ЄДРПОУ 25052251, зареєстровано Овідіопольською районною державною адміністрацією Одеської області 23 лютого 2004 року.
Види діяльності ТОВ "Арсенал" за КВЕД-2010 є: 24.33 холодне штампування та гнуття; 77.39 надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.; 46.72 оптова торгівля металами та металевими рудами (основний); 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 77.11 надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 77.12 надання в оренду вантажних автомобілів.
З-поміж іншого, відповідно до статуту ТОВ "Арсенал" (редакція 2011 року), до видів діяльності товариства належить виробництво та реалізацію будівельних матеріалів, обробка металу, профілювання тонкого металевого листа, виробництво металопрофілю та металочерепиці.
ТОВ "Стрімекс", ЄДРПОУ 3452015609, 09 січня 2007 року зареєстроване Татарбунарською районною державною адміністрацією Одеської області.
Види діяльності за КВЕД-2010 є: 25.50 кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія; 46.49 оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; 96.09 надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.; 96.09 транспортне оброблення вантажів; 69.10 діяльність у сфері права.
Матеріалами справи підтверджено, що ТОВ "Стрімекс" здійснює виробництво та продаж металопрофілю та металочерепиці.
31 серпня 2011 року ТОВ "Арсенал" була подана заявка на реєстрацію знаку для товарів та послуг STRIMEX (з відповідною позначкою попереду) під N m 201113635 для 6 класу МКТП (міжнародної класифікації товарів і послуг).
11 квітня 2012 року Головним експертом Укрпатенту І. І. В. було надано висновок формальної експертизи заявки на знак для товарів та послуг N 17347 з якого слідує, що за результатами формальної експертизи, проведеної згідно статті 10 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" та пункту 4.2 Правил складання подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг встановлено, що заявка відповідає вимогам статті 7 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг".
07 червня 2012 року Укрпатентом надано висновок ТОВ "Арсенал" про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи N 16072/3.
У висновку зазначено, що за результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної згідно статті 10 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг", встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони (пункт 1 статті 5, статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг") відносно усього переліку товарів та послуг.
За результатами розгляду даної заявки ТОВ "Арсенал" на підставі висновків формальної експертизи від 11 квітня 2012 року та кваліфікаційної експертизи від 07 червня 2012 року отримало свідоцтво України N 159657 про реєстрацію знаку для товарів та послуг STRIMEX (з відповідною позначкою попереду), відомості про яке 10 серпня 2012 року опубліковані у бюлетені "Промислова власність" під N 15.
Відмовляючи в задоволенні позовних вимог суд першої інстанції послався на Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затверджене Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 436/2011 та Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" (далі - Положення N 436/2011) та зазначив, що у процедурі видачі свідоцтва на знак для товарів і послуг Державна служба інтелектуальної власності України виконує виключно технічні функції, а саме характер прийнятого рішення (про реєстрацію знака для товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака) залежить від результатів експертизи, проведеної закладом експертизи; при цьому на Державну службу інтелектуальної власності України згідно Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не покладено обов'язку перевіряти відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним Законом.
Враховуючи наявність позитивних висновків формальної та кваліфікаційної експертизи, складених Укрпатентом, суд першої інстанції прийшов до висновку, що Державна служба інтелектуальної власності України правомірно прийняла рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг STRIMEX (з відповідною позначкою попереду) за ТОВ "Арсенал" та видала відповідне свідоцтво.
Суд апеляційної інстанції із висновками суду першої інстанції погодився та залишив постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 19 серпня 2013 року без змін.
Колегія суддів Вищого адміністративного суду України із правовою позицією судів першої та апеляційної інстанції не погоджується із огляду на наступне.
Частиною 2 статті 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15 грудня 1993 року N 3689-XII (далі - Закон України N 3689) регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг (далі - знак) в Україні.
Відповідно до статті 1 Закону України N 3689 установа - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності; заклад експертизи - уповноважений Установою державний заклад (підприємство, організація) для розгляду і проведення експертизи заявок.
Пунктом 1 Положення N 436/2011 визначено, що Державна служба інтелектуальної власності України (далі - Державна служба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України (далі - Міністр).
Згідно пункту 3 Положення N 436/2011 основними завданнями Державної служби є: реалізація державної політики у сфері інтелектуальної власності; внесення на розгляд Міністра пропозицій щодо формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
Наказом Міністерства освіти і науки України від 7 червня 2000 року N 175 створено державне підприємство "Український інститут промислової власності", яке відповідно до статті 1 Закону України N 3689 є уповноваженим підприємством для розгляду і проведення експертизи заявок.
Частиною 1 статті 2 Закону України N 436/2011 передбачено, що установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого: організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них; видає свідоцтва на знаки для товарів і послуг, забезпечує їх державну реєстрацію; забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг; здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань охорони прав на знаки для товарів і послуг в міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства; організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері правової охорони інтелектуальної власності; організовує науково-дослідні роботи з удосконалення законодавства та організації діяльності у сфері правової охорони інтелектуальної власності; організовує роботу щодо перепідготовки кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності; доручає закладам, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, відповідно до їх спеціалізації виконувати окремі завдання, визначені цим Законом, Положенням про Установу, іншими нормативно-правовими актами у сфері правової охорони інтелектуальної власності; здійснює інші повноваження відповідно до законів.
Частинами 1 - 3 статті 5 Закону України N 436/2011 передбачено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень.
Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.
Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.
Відповідно до частин 1 - 4 статті 7 Закону України N 436/2011 особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Установи заявку. За дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу. Заявка повинна стосуватися одного знака.
Заявка складається українською мовою і повинна містити: заяву про реєстрацію знака; зображення позначення, що заявляється; перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за МКТП.
Згідно частин 1 - 3 статті 10 Закону України N 436/2011 експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
Заклад експертизи здійснює інформаційну діяльність, необхідну для проведення експертизи заявок, і є центром міжнародного обміну виданнями відповідно до Конвенції про міжнародний обмін виданнями, прийнятої 3 грудня 1958 року Генеральною конференцією Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури.
Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення Установи надсилається заявнику.
Частиною 1 статті 12 та частиною 1 статті 13 Закону України N 436/2011 передбачено, що на підставі рішення про реєстрацію знака та за наявності документів про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва здійснюється публікація в офіційному бюлетені відомостей про видачу свідоцтва, визначених в установленому порядку. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про реєстрацію знака.
Одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва Установа здійснює державну реєстрацію знака, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості. Форма Реєстру та порядок його ведення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
Із системного аналізу зазначених норм колегія суддів Вищого адміністративного суду України приходить до висновку, що позитивні кінцеві результати експертизи заявки, що відображені у висновках формальної та кваліфікаційної експертизи, складених Укрпатентом, не є імперативною умовою за якої Державна служба інтелектуальної власності України приймає рішення тільки про реєстрацію знака для товарів і послуг.
Державна служба інтелектуальної власності України, розглянувши висновки формальної та кваліфікаційної експертизи, може також прийняти рішення і про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг.
Враховуючи зазначене, колегія суддів Вищого адміністративного суду України вважає невірним висновок судів першої та апеляційної інстанцій, що у процедурі видачі свідоцтва на знак для товарів і послуг Державна служба інтелектуальної власності України виконує виключно технічні функції, а рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака залежить тільки від результатів експертизи, проведеної Укрпатентом.
Статтею 6 Закону України N 436/2011 визначені підстави для відмови в наданні правової охорони.
Пунктом 1 частини 3 статті 6 Закону України N 436/2011 передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.
Як вбачається із матеріалів справи право на фірмове найменування Стрімекс (STRIMEX) у ТОВ "Стрімекс" виникло з моменту його державної реєстрації, а саме з 09 січня 2007 року.
ТОВ "Стрімекс" та ТОВ "Арсенал" здійснюють виробництво та реалізацію однакових товарів, а саме металопрофілю та металочерепиці.
31 серпня 2011 року ТОВ "Арсенал" була подана заявка на реєстрацію знаку для товарів та послуг STRIMEX (з відповідною позначкою попереду), який є тотожним фірменому найменуванню ТОВ "Стрімекс" для таких самих товарів.
З огляду на зазначене колегія суддів Вищого адміністративного суду України приходить до висновку, що Державна служба інтелектуальної власності України, керуючись виключно результатами формальної та кваліфікаційної експертизи, прийнявши, з порушенням прав ТОВ "Стрімекс" рішення N 159657 про реєстрацію товарного знаку STRIMEX (з відповідною позначкою попереду) з наступним його опублікуванням у бюлетені "Промислова власність" під N 15 діяла не на підставі, поза межами повноважень та у спосіб, що суперечить Конституції та законам України.
Пунктом "в" частини 1 статті 19 Закону України N 436/2011 передбачено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.
П. 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 року N 10 (далі - Положення), у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості, зокрема щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково.
Відповідно до пункту 2.4 Положення підставою для внесення відомостей до реєстру є рішення Державної служби інтелектуальної власності України, рішення судових органів, клопотання або заява власника (власників) свідоцтва.
Відповідно до статті 229 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій та ухвалити нове рішення, якщо обставини справи встановлені повно і правильно, але суди першої та апеляційної інстанцій порушили норми матеріального чи процесуального права, що призвело до ухвалення незаконного судового рішення.
Оскільки судами були повно і правильно встановлені обставини справи однак при ухваленні рішень судами першої та апеляційної інстанцій було допущено порушення норм матеріального права при відмові в задоволенні позовних вимог, ухвалені рішення підлягають скасуванню з ухваленням нового рішення про задоволення позовних вимог.
Керуючись статтями 220, 222, 229, 230, 232 КАС України, постановив:
Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Стрімекс" задовольнити.
Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 19 серпня 2013 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 20 березня 2014 року скасувати.
Ухвалити нове рішення про задоволення позовних вимог товариства з обмеженою відповідальністю "Стрімекс" до Державної служби інтелектуальної власності України, треті особи Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (далі - Укрпатент) та Товариство з обмеженою відповідальністю "Арсенал" (далі - ТОВ "Арсенал") про визнання недійсним свідоцтва та зобов'язання вчинити дії.
Визнати недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг N 159657 про реєстрацію товарного знаку STRIMEX (з відповідною позначкою попереду) виданого товариству з обмеженою відповідальністю "Арсенал" та опублікованого 10 серпня 2012 року у бюлетені "Промислова власність" під N 15.
Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію про внесення таких змін в офіційному бюлетені "Промислова власність".
Постанова набирає законної сили з моменту проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, у строки та в порядку, передбачених статтями 237 - 239-1 Кодексу адміністративного судочинства України.
Судді: