ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
від 16.11.98

Про визнання недійсним свідотства на знак для товарів

( Додатково див. Постанову ВАСУ N 04-1/1-16/5
від 15.01.99 )

Справа N 44/6

Суть спору: позивач - закрите акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" (далі - Фірма) в позові заявив вимогу про визнання недійсним виданого відповідачем - Державним комітетом України з питань інтелектуальної власності (далі - Держпатент України) відкритому акціонерному товариству "Фармак" (далі - ВАТ "Фармак") свідоцтва України N 7320 на знак для товарів і послуг "Валідол (Validolum)" з підстав його невідповідності умовам надання правової охорони, передбаченим п. 1 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" ( 3689-12 ), а саме:

- в матеріалах заявки на отримання свідоцтва України на товарний знак "Валідол (Validolum)", з якою до Держпатенту України звернулося ВАТ "Фармак", відсутнє зображення позначення, яке наведене в оспорюваному свідоцтві, що, на його думку, суперечить вимогам п.п. 1, 4 ст. 7 названого Закону ( 3689-12 );

- заявка на отримання свідоцтва подавалася на кольорове позначення, виконане у чорно-біло-жовтому кольорах, з словесною та графічною частинами, а оспорюване свідоцтво видане лише на словесне позначення, зображення якого відсутнє в матеріалах цієї заявки, що не відповідає п. 2 ст. 5 цього Закону ( 3689-12 );

- експертизу заявки провів не Держпатент, як цього вимагає Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ), а Науково-дослідний центр патентної експертизи, який не уповноважений на це Законом і що суперечить ст. 19 Конституції України ( 254к/96-ВР );

- оспорюване свідоцтво видане на позначення, зображення якого не було у поданій до Держпатенту України первинній заявці;

- назва "валідол" є загальновживаним терміном, у зв'язку з чим такому позначенню не може бути надана правова охорона згідно п. 2 ст. 6 вказаного Закону ( 3689-12 ).

Заявою від 08.09.98 Фірма просить суд визнати недійсним оспорюване свідоцтво не лише з зазначених підстав невідповідності його умовам надання правової охорони, а й як таке, що не відповідає умовам реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки, а саме Указу Президента України від 18.09.92 N 479/92 "Про Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні" (далі - Указ Президента України від 18.09.92 N 479/92. Вона вважає, що свідоцтво України N 7320 видане на позначення, зображення якого взагалі відсутнє в матеріалах первинної заявки.

Об'єктом позначення, що заявлялося ВАТ "Фармак" в заявці від 31.05.93, була саме етикетка зі складним графічним та словесними написами, яка пройшла формальну експертизу, проте подальша її експертиза (по суті) проводилась вже відносно іншого позначення - словесного знака "Валідол (Validolum)", частини якого розташовані одна над другою.

ВАТ "Фармак" не робив зміни первинно заявленого позначення - кольорової етикетки на двомовне словесне позначення, а тому проведення експертизи цього позначення по суті є нічим іншим, як безпідставними діями Держпатенту щодо незаконної і самовільної зміни об'єкта знака. В якості доказу цього позивач посилається на відсутність в матеріалах заявки документів про сплату ВАТ "Фармак" збору за внесення до неї виправлень або уточнень. Листи заявника до Держпатенту про реєстрацію замість раніше заявленої етикетки словесний товарний знак він просить суд не приймати до уваги як безпідставні та незаконні, оскільки вони підписані технічним директором, який, на його думку, не мав повноважень підписувати такі листи, а також на них відсутні вхідні реквізити патентного відомства.

Посилаючись на ст. 30 Указу Президента України від 18.09.92 N 479/92 , він вважає, що додаткові матеріали, які стосуються змін заявлюваного знака (позначення), як і його об'єкта іншим об'єктом, не приймаються до розгляду і можуть бути оформлені заявником тільки як самостійна заявка.

До порушення умов реєстрації товарного знака позивач відносить і факт заміни Держпатентом номера заявки на отримання свідоцтва України. На його думку, замість первинного N ТЗ 502257 без належного документального обгрунтування Держпатент присвоїв заявці інший реєстраційний номер 93052257/Т.

Держпатент України позов не визнав з таких підстав:

- правова охорона знака "Валідол (Validolum)" надана не на підставі Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) (набув чинності 01.07.94), а відповідно до Постанови від 23.12.93 N 3771-XII "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та Тимчасового положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні (затверджене Указом Президента України від 18.09.92 N 479/92;

- вимога про визнання оспорюваного свідоцтва недійсним на тій підставі, що воно містить зображення позначення, якого не було в заявці на його отримання, не ґрунтується на законі.

В ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) наведений вичерпний перелік підстав визнання свідоцтва недійсним, однією з яких є наявність у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці. Проте позивач не зміг назвати саме такі елементи свідоцтва;

- загальновідомість знака "Валідол" не є підставою у відмові в наданні йому правової охорони;

- слово "валідол" не може вважатися загальновживаним, оскільки воно є штучним (складається з прикметника "valide" (фр. - здоровий) і фіналії "ol" (вказує на використання масляної основи), а до загальновживаних позначень відносяться лексичні одиниці, характерні для конкретних галузей науки та техніки. Це позначення не є родовою (видовою) назвою лікарського засобу, тобто не має ряду фармацевтичних препаратів, які можна було б об'єднати під назвою "валідоли" і які б були похідними від цього препарату.

Третя особа в своїх письмових і усних поясненнях суду, вважаючи вимоги позивача безпідставними, просить суд звернути увагу на той факт, що правова охорона оспорюваним свідоцтвом надана саме запатентованій субстанції валідолу, яка сама по собі є готовим лікарським препаратом, ВАТ "Фармак" єдине в Україні має сертифікат Фармакологічного комітету на право випуску цієї субстанції і є єдиним її виготовлювачем в Україні з 1997 року. В той час Фірма випускає лише таблетки валідолу, для виготовлення яких закуповує субстанцію, зокрема і у ВАТ "Фармак", а тому безпідставно вважає, що її права порушені чи оспорені наявністю свідоцтва на валідолі саме у ВАТ "Фармак".

Розглянувши документи і матеріали, подані учасниками процесу і зібрані судом, заслухавши пояснення представників сторін і третьої особи, всебічно та повно з'ясувавши всі обставини, на яких грунтуються їх вимоги і заперечення, оцінивши докази, які мають значення для справи, Вищий арбітражний суд України встановив:

- до прийняття Україною законодавства про правову охорону об'єктів промислової власності ВАТ "Фармак", як і інші підприємства, не мав охоронних документів колишнього СРСР і України на валідол. З прийняттям Закону України "Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності" ( 1977-12 ) (13.12.91) право власності на науково-технічну продукцію взято під державний захист. Зокрема, відповідно до ст. 26 цього Закону результати науково-технічної діяльності є об'єктами власності створювачів (розробників) науково-технічної продукції, а захист права інтелектуальної власності на науково-технічну продукцію держава розглядає як необхідну умову практичного використання науково-технічних досягнень;

- Указом Президента України від 18.09.92 N 479/92 ( 479/92 ) було затверджене Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, на підставі якого 31.05.93 ВАТ "Фармак" подало до Держпатенту України заяву про видачу свідоцтва України на товарний знак (знак обслуговування), доказом чого є розписка Науково-дослідного центру патентної експертизи (далі - НДЦПЕ) від 31.05.93. Заява підписана технічним директором товариства, який за штатним розписом є першим заступником керівника і відповідно до п. 4.2.5 Правил складання і подання заявки на реєстрацію товарного знака (знака обслуговування) (затверджені наказом Голови Держпатенту України від 18.09.92 N 20) має право її підписувати. Тому твердження позивача про те, що заяву підписано неуповноваженою особою, є безпідставними. Позначенням, що заявлялося, була етикетка під назвою "Валідол" в чорно-біло-жовтому кольоровому виконанні.

Згідно повідомлення про прийняття до розгляду заявки на видачу свідоцтва України на товарний знак (знак обслуговування) цій заявці був присвоєний реєстраційний N ТЗ 502257 з пріоритетом - 31.05.93;

- 23.12.93 прийнятий Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ), який набув чинності з 01.07.94. На ці дати діловодство по заявці завершене не було. Листом від 29.05.96 ВАТ "Фармак" просило замість етикетки зареєструвати як товарний знак словесне позначення "Валідол", в результаті чого рішенням державної експертизи товарних знаків (знаків обслуговування) від 31.07.96 зареєстровано двомовний словесний товарний знак "Валідол (Validolum)" як заспокійливий засіб 5 класу МКТП. 30.09.96 Держпатент України видав ВАТ "Фармак" свідоцтво на знак для товарів і послуг "Валідол (Validolum)" під N 7320. Дії ВАТ "Фармак" щодо внесення до заявки змін не суперечать ст. 10 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", дія якого поширювалася на заявки, діловодство за якими не було завершене на 01.07.94.

За таких обставин справи позов Фірми не підлягає задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

В ст. ст. 5, 6, 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) наведений вичерпний перелік підстав визнання свідоцтва недійсним. Серед них відсутня заявлена позивачем така підстава, як "невідповідність свідоцтва умовам реєстрації, які визначаються згідно законодавства, що діяло на дату подання заявки".

Позивач вважає назву "Валідол" загальновживаним терміном і, відповідно, таким, який згідно з п. 2 ст. 6 названого Закону ( 3689-12 ) не підпадає під правову охорону.

Згідно цієї норми не можуть одержати правову охорону, зокрема, позначення, які не мають розрізняльної здатності або є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду (видовою назвою).

Проте ним не доведено, для якого саме виду товарів застосовується позначення "Валідол" як загальновживане і для яких воно не має розрізняльної здатності. Натомість, він мотивує тим, що позначення "Валідол" не може отримати правову охорону та бути зареєстрованим як знак для товарів 05 класу на ім'я однієї особи, бо відноситься до позначень, які тривалий час використовувалися в Україні та колишньому СРСР кількома виробниками як позначення товару, що має спільну якість та призначення, і не є індивідуальним знаком відносно товару - валідол.

Отже, передбачені в Законі ( 3689-12 ) підстави для відмови в наданні правової охорони позначенню "Валідол" матеріалами справи не підтверджені, як і те, що цей знак суперечить суспільним інтересам та принципам гуманності і моралі.

Щодо визнання свідоцтва недійсним з тієї підстави, що експертиза заявки ВАТ "Фармак" проведена не Держпатентом, а Науково-дослідним центром патентної експертизи, суд звертає увагу на те, що в ст.ст. 5, 6, 18, 19 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) не передбачено зазначеної позивачем підстави як самостійної для визнання свідоцтва недійсним. Тобто порушення порядку одержання свідоцтва (ст.ст. 7-15 Закону) не тягне за собою його недійсності.

Апеляційною радою Держпатенту розглянуті заперечення позивача проти видачі свідоцтва на знак "Валідол", рішенням якої від 11.09.97 підтверджено правомірність реєстрації позначення "Валідол" як такого, що відповідає умовам надання правової охорони знакам для товарів та послуг, а апеляція ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" відхилена. Це рішення Апеляційної ради Фірма в судовому порядку, як передбачено ст. 19 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ), не оскаржувала.

Виходячи з викладеного, на підставі ст.ст. 19, 124 Конституції України (254к/96-ВР), ст.ст. 4, 6 ЦК України ( 1540-06 ), ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ), керуючись ст.ст. 1, 12, 19 Закону України "Про арбітражний суд" ( 1142-12 ), ст.ст. 49, 82-85, 90, 115 АПК України ( 1798-12 ), Вищий арбітражний суд України ВИРІШИВ:

1. В позові відмовити.

2. Надіслати Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України окрему ухвалу щодо нормативно-правового регулювання експертизи заявок на отримання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Надруковано: "Вісник Вищого арбітражного суду України", N 2, 1999 р.

Документи що посилаються на цей

• Про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів