|
Документ : Оформление договорных отношений на право использования торговой марки и на пользование техническими условиями
Оформление договорных отношений
на право использования торговой марки
и на пользование техническими условиями
ВОПРОС: Руководству предприятия поступило предложение следующего содержания:
"Для расширения ассортимента выпускаемой продукции по ЗАО "А" просим передать выпуск водно-дисперсионных красок предприятию ЗАО "А", а также получить помощь в приобретении или передаче технической документации на вышеперечисленную продукцию. Предприятие ЗАО "А" располагает оборудованием для производства. Перечисленная продукция включается в ассортимент ЗАО "А"".
Было решено заключить с ЗАО договор франчайзинга, по которому Предприятие передает Пользователю (ЗАО) право на использование своей торговой марки и право на пользование определенными техническими условиями.
Просим предоставить заключение о правомочности, выгодах и отрицательных моментах такого договора для Предприятия, либо предложить свой вариант договора.
ОТВЕТ:
Правовые аспекты
Как указано в вопросе, предполагается, что право на использование своей торговой марки и право на пользование определенными техническими условиями Пользователю (ЗАО) Предприятие планирует передать по договору франчайзинга.
В связи с тем, что в Украине в настоящее время не существует специального законодательства, регулирующего отношения, вытекающие из указанных договоров, обратимся к соответствующим нормам Хозяйственного и Гражданского кодексов. В соответствии с ч. 2 ст.366 Хозяйственного кодекса Украины (далее - ХКУ), договор коммерческой концессии (франчайзинга) предусматривает использование комплекса предоставленных пользователю прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме, с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности.
Согласно п. 1 ст. 1116 Гражданского кодекса Украины (далее - ГКУ), предметом договора коммерческой концессии является право на использование объектов права интеллектуальной собственности (торговых марок, промышленных образцов, изобретений, произведений, коммерческих тайн и т.п.), коммерческого опыта и деловой репутации. Иными словами, главная особенность договора - передача исключительных прав на использование объектов интеллектуальной собственности, а предмет договора - отчуждаемые имущественные права.
Но применительно к данной ситуации отметим, что право на использование торговой марки целесообразнее передать на основании лицензионного договора, а не договора коммерческой концессии (франчайзинга).
На основании лицензионного договора собственник свидетельства Украины на знак товаров и услуг имеет право дать какому-либо лицу разрешение (выдать лицензию) на использование товарного знака (п. 8 ст. 16 Закона Украины от 15.12.93 г. N 3689-ХП "Об охране прав на знаки для товаров и услуг"). Обратим внимание: лицензионный договор должен содержать условие, что качество товаров и услуг, изготовленных или предоставленных по такому договору, не будет ниже качества товаров и услуг собственника свидетельства и что последний обязуется осуществлять контроль за выполнением этого условия. Согласно п. 9 этой же статьи данного Закона, такой лицензионный договор будет действительным, если он заключен в письменной форме и подписан сторонами.
Кроме того, договор коммерческой концессии (франчайзинга) подлежит государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию правообладателя (п.2 ст.1118 ГКУ). И на практике существует сложность в такой регистрации договора коммерческой концессии, которая состоит в том, что уполномоченные сотрудники органа регистрации попросту отказываются регистрировать такой договор. Конечно, есть возможность обжаловать такие действия. Но по нашему мнению, в этом нет необходимости. Если заключить лицензионный договор на использование товарного знака и договор о передаче во временное пользование определенных технических условий (эти договора обязательной регистрации не подлежат), то в заключении договора коммерческой концессии (франчайзинга) просто не будет необходимости.
Хозяйственным кодексом не предусмотрен порядок правового регулирования лицензионных договоров. Однако согласно ч. 1 ст. 155 ХКУ, торговые марки (знаки для товаров и услуг) признаются объектами прав интеллектуальной собственности в сфере хозяйствования. Согласно ст. 154 ХКУ отношения, связанные с использованием в хозяйственной деятельности и охраной прав интеллектуальной собственности, регулируются этим Кодексом, нормами ГКУ и другими законами. В частности, порядок заключения лицензионного договора определен ст. 1108, 1109, 1110, 1111 ГКУ.
Налоговый и бухгалтерский учет
Следует учесть, что технические условия в соответствии с законодательством Украины не являются объектом интеллектуальной собственности и не подлежат охране по Закону об авторском праве и смежных правах.
Считаем, что технические условия являются информацией. Поясним.
Согласно ст. 1 Закона Украины от 02.10.92 г. N 2657-ХП "Об информации" (далее - Закон об информации), информация - это документированные или публично объявленные сведения о событиях и явлениях, происходящих в обществе, государстве и окружающей природной среде. Согласно ст. 13 этого Закона, одним из направлений информационной деятельности является научно-технический. Согласно ст. 1 Закона Украины от 25 06.93 г. N 3322-XII "О научно-технической информации", научно-техническая информация - это документированные или публично объявленные сведения об отечественных и зарубежных достижениях науки, техники и производства, полученные в ходе научно-исследовательской, опытно-конструкторской, проектно-технологической, производственной и общественной деятельности. А одним из оснований возникновения права собственности на информацию является создание информации своими силами и за свой счет (ст. 38 Закона об информации).
Следовательно, Предприятие как разработчик технических условий является их собственником, а эти технические условия - нематериальным активом (п. 1.2 ст. 1 Закона о прибыли).
Если договор о передаче во временное пользование технических условий предусматривает выплату вознаграждения их собственнику, в налоговом учете Предприятие должно будет отразить доход, полученный от пользования ЗАО нематериальным активом (техническими условиями), в составе валового дохода в соответствии с требованиями пп. 4.1.4 Закона о прибыли, а последнее, в свою очередь, включить в 'состав валовых расходов сумму выплаченного Предприятию вознаграждения на основании пп. 5.4.2 данного Закона как расходы, связанные с выплатой роялти и приобретением нематериальных активов (кроме подлежащих амортизации) для их использования хозяйственной деятельности. Кроме того, согласно п. 1.4 Закона об НДС операции по предоставлению права на пользование или распоряжение нематериальными активами, а также по предоставлению любых других объектов собственности за компенсацию, лицензирование или другие способы передачи права на патент, авторское право, торговый знак, другие объекты права интеллектуальной, в том числе промышленной, собственности считаются продажей услуг и являются объектом обложения НДС в соответствии с требованиями пп. 3.1.1 данного Закона. Здесь важно отметить, что по причине отсутствия в налоговом законодательстве специальных норм, регулирующих порядок отражения подобных операций, в целях оптимизации налогообложения сторонам договора целесообразно время от времени оценивать услуги по договору, подписывая акты их получения.
В бухгалтерском учете:
- Предприятия приобретение технических условий в результате их разработки отражается по дебету счета 12 "Нематериальные активы" и учитывается по их первоначальной стоимости. На сумму роялти, полученного Предприятием в результате использования другими сторонами (в данном случае - ЗАО) таких активов, признается доход по принципу начисления согласно экономическому содержанию соответствующего соглашения (п. 20 П(с)БУ 15 "Доход"). Признанная сумма дохода отражается по кредиту субсчета 733 "Прочие доходы от финансовых операций" счета 73 "Прочие финансовые доходы" в корреспонденции с дебетом счета 79 "Финансовые результаты";
- Пользователь (ЗАО) плату за пользование техническими условиями включит в состав общепроизводственных расходов в соответствии с п. 15.5 П(с)БУ 16 "Расходы". Исходя из этого сумма признанных расходов (роялти) отразится по дебету счета 91 "Общепроизводственные расходы", по кредиту - ежемесячное (по соответствующему распределению) списание на счета 23 "Производство" и 90 "Себестоимость реализации".
К данной консультации прилагается проект лицензионного договора, который может быть использован Предприятием для урегулирования отношений с ЗАО при использовании товарного знака Предприятия. Просим учесть, что Предприятие имеет право разрешить использование своего товарного знака ЗАО только на товары в рамках перечня, изложенного в свидетельстве на знаки для товаров и услуг. Обозначать другие товары этим товарным знаком запрещено.
Также прилагается к консультации и проект договора о передаче во временное пользование технических условий.
Приложение 1
Лицензионный договор на
использование товарного знака
| г._________________ |
"___"_____________2004 г. |
_____________________________________________________ (далее - Лицензиар), в лице ________________________________________,
______________________________________________________________________действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________ (далее - Лицензиат), в лице ______________________________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, принимая во внимание, что Лицензиар владеет исключительным правом на товарный знак
(свидетельство на знак для товаров и услуг N _______________ от _______________________), Лицензиат желает приобрести на условиях
настоящего договора лицензию на использование товарного знака, заключили этот договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего договора за вознаграждение в виде роялти, которое выплачивает Лицензиат, неисключительную лицензию на использование товарного знака, выполненного согласно копии свидетельства на товарный знак N ____ от ___________(Приложение № 1 к Договору), для обозначения производимых и продаваемых Лицензиатом товаров (перечень видов этих товаров изложен в Приложении № 2 к Договору). Действие лицензии распространяется на территорию Украины.
1.2. Лицензиат получает право обозначать продукцию, которую изготовляет и продает, согласно перечню товаров, изложенных в Приложении № 2 к Договору, вышеупомянутым товарным знаком, сопровождая его указаниями: товарный знак по лицензии.
1.3. Лицензиат имеет право использовать товарный знак Лицензиара совместно со своим товарным знаком.
1.4. Лицензиат имеет право использовать товарный знак Лицензиара как на товаре и его упаковке, так и на сопроводительной и деловой документации и в рекламе.
1.5. Лицензиат обязуется использовать товарный знак Лицензиара в том виде, в котором он был зарегистрирован свидетельством N _____ от __________. Не разрешается изменять товарный знак Лицензиара.
1.6. Лицензиат имеет право использовать товарный знак Лицензиара при условии, что качество обозначенных этим знаком товаров будет не ниже качества товаров, которые изготовляются Лицензиаром под тем же товарным знаком.
1.7. Если Лицензиату станет известно, что товарный знак противоправно используется третьим лицом, он должен немедленно информировать об этом Лицензиара.
1.8. Если третьи лица нарушат права, которые предоставлены по этому договору Лицензиату, то Лицензиат и Лицензиар совместно предъявят иск. Расходы и поступления, которые понесены и получены в результате судебного решения, будут распределены между Лицензиатом и Лицензиаром в равных долях.
1.9. Если Лицензиату будут предъявлены претензии или иски по поводу нарушения прав третьих лиц в связи с использованием лицензии по этому договору, то он сообщает об этом Лицензиара и обязуется урегулировать такие претензии или обеспечить судебную защиту.
1.10 Лицензиат обязан не получать аналогичные права, предоставляемые по этому Договору, от конкурентов Лицензиара.
2. Проверка качества
2.1. Лицензиар имеет право _____ раз в год проверять соответствие качества товара Лицензиата технико-качественным показателям для этих товаров, не нарушая при этом нормальной хозяйственной деятельности Лицензиата. Контроль за качеством производимых и продаваемых Лицензиатом товаров, осуществляемый Лицензиаром, не распространяется на финансовую деятельность Лицензиата.
3. Ответственность Сторон
3.1. Если Лицензиат проставляет товарный знак на товаре, качество которого не отвечает требованиям настоящего Договора, то он обязан принять меры к установлению указанного в договоре качества товара. При этом Лицензиар предоставляет ему необходимую помощь.
3.2. Лицензиату предоставляется срок ____ для восстановления качества товара.
3.3. Если качество продукции, которая выпускается и продается Лицензиатом, не будет восстановлено в срок, указанный в п. 3.2 настоящего Договора, Лицензиар имеет право расторгнуть настоящий Договор и требовать возмещения убытков.
3.4. По истечению срока действия договора или в случае его досрочного расторжения в соответствии с п. 3.3 Договора Лицензиат должен прекратить использование товарного знака.
4. Порядок расчетов
4.1. Лицензиат обязан выплатить Лицензиару разовое вознаграждение за использование товарного знака в виде роялти в размере ________________ грн.
4.2. Оплата роялти осуществляется путем перечисления денежных средств в сумме, указанной в п. 4.1 Договора, на текущий счет Лицензиара.
4.3 Лицензиат получает право использовать товарный знак Лицензиара только с момента оплаты роялти в полной сумме.
5. Разрешение споров
5.1. В случае возникновения споров между Лицензиаром и Лицензиатом по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, Стороны примут все меры относительно их решения путем переговоров.
5.2. Если Стороны не придут к согласию путем переговоров, то споры между Лицензиаром и Лицензиатом по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, будут разрешаться в судебном порядке.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор заключен сроком на ____ лет и вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих сторон и скрепления его печатями договаривающихся сторон.
6.2. Настоящий договор может быть продлен по взаимному согласию Сторон. Условия продления срока действия настоящего договора определяются Сторонами за шесть месяцев до его истечения.
6.3. Данный договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию Сторон. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, прямо предусмотренных договором или законом. Споры, которые связаны с этими вопросами, решаются в судебном порядке.
7. Иные условия
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся в письменной форме. Они должны быть подписаны уполномоченными на это лицами и скреплены печатями договаривающихся сторон.
7.2. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, если они надлежащим образом подписаны уполномоченными представителями договаривающихся сторон и скреплены печатями.
8. Юридические адреса и реквизиты Сторон
| Лицензиат_________________________ |
Лицензиар_________________________ |
| |
|
Приложение N 1. Копия свидетельства на товарный знак N _________ от _________.
Приложение N 2. Перечень видов товаров, которые Лицензиат имеет право обозначать товарным знаком Лицензиара.
Приложение 2.
Договор
о передаче во временное пользование технических условий
| г. ___________________ |
"___"_____________2004 г. |
___________________________________________________ (далее - Собственник), в лице ________________________________________
______________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ____________________ (далее - пользователь), в лице_______________________________________________ действующего на
основании Устава, с другой стороны, принимая во внимание, что Лицензиар владеет исключительным правом на товарный
знак (свидетельство на знак для товаров и услуг N _______________ от____________________), Лицензиат желает приобрести на условиях
настоящего договора лицензию на использование товарного знака, заключили этот договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По этому договору Собственник предоставляет во временное оплатное пользование Пользователю технические условия, а Пользователь принимает во временное пользование и обязуется уплатить Собственнику вознаграждение за пользование техническими условиями. Перечень передаваемых по этому договору технических условий изложен в Приложении № 1 к настоящему договору.
1.2. Под передачей технических условий понимается передача Собственником Пользователю копий, сделанных с оригиналов технических условий.
1.3. Приемка-передача технических условий производится в течение _____ дней с момента подписания настоящего договора, но не ранее оплаты вознаграждения за пользование техническими условиями, и оформляется актом приемки-передачи технических условий.
1.4. Под пользованием в настоящем договоре понимается право Пользователя производить соответствующую продукцию в соответствии с требованиями передаваемых технических условий.
1.5. Пользователь технических условий имеет право пользования ими на срок действия настоящего договора.
1.6. Пользователь обязуется не тиражировать, не распространять или каким-либо иным способом раскрывать третьим лицам информацию, содержащуюся в передаваемых технических условиях. Стороны договорились, что передаваемые по настоящему договору технические условия являются конфиденциальной информацией Собственника и подлежат соответствующей правовой охране в качестве информации с ограниченным доступом.
2. Порядок расчетов
2.1. Пользователь обязуется оплатить Собственнику вознаграждение за пользование техническими условиями в виде 100%-ной предоплаты в размере ______________ грн. в срок ___________ дней с момента подписания настоящего договора.
2.2. Оплата вознаграждения производится путем перечисления денежных средств в сумме, указанной в п. 2.1 договора, на текущий счет Собственника.
3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий этого договора в соответствии с законодательством Украины.
3.2. В случае нарушения Пользователем срока оплаты вознаграждения Собственнику, предусмотренного п. 2.1 настоящего договора, он обязан уплатить Собственнику пеню в размере ________ за каждый день просрочки платежа.
4. Разрешение споров
4.1. В случае возникновения споров между Собственником и Пользователем по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, Стороны примут все меры относительно их решения путем переговоров.
4.2. Если Стороны не придут к согласию путем переговоров, то споры между Собственником и Пользователем по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, будут разрешаться в судебном порядке.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор заключен сроком на ____ лет и вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих сторон и скрепления его печатями договаривающихся сторон.
5.2. Настоящий договор может быть продлен по взаимному согласию Сторон. Условия продления срока действия настоящего договора определяются Сторонами за _______ месяцев до его истечения.
5.3. Данный договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию Сторон. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, прямо предусмотренных договором или законом.
6. Иные условия
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся в письменной форме. Они должны быть подписаны уполномоченными на это лицами и скреплены печатями договаривающихся сторон.
6.2. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, если они надлежащим образом подписаны уполномоченными представителями договаривающихся сторон и скреплены печатями.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Приложение № 1 к договору. Перечень технических условий.
“Адвокат бухгалтера”, № 15 (69), август 2004 г.
Подписной индекс 23311
|
